הראש האמריקני מייקר לנו פטנטים

בעוד כחודש וחצי צפויה להיכנס לתוקף בארה"ב רפורמה בתחום עריכת הפטנטים. לכאורה, מדובר בשינויים פרוצדורליים ולא מהותיים, אבל מכלול השינויים אינו מבשר טובות עבור מגישי הבקשות. מעתה, ההליך יהיה יקר יותר והדרך אל הפטנט המיוחל תהיה גם קשה יותר. אם כיום עלות בקשה לרישום פטנט נעה בין 5,000 ל-10,000 דולר, עלותה צפויה לעלות בכ-50% ואולי גם יותר.

אגב, אין מה למהר ולהגיש בקשה לרישום פטנט, במטרה להתחמק מתחולת הרפורמה. באורח חסר תקדים, רוב הוראותיה יחולו רטרואקטיבית על כל בקשה שתהיה תלויה ועומדת ב-1 בנובמבר.

הרפורמה עליה הכריזה רשות הפטנטים וסימני המסחר האמריקאית (USPTO) בחודש שעבר נוגעת לשינויי תקנות (rules), שמטרתם העיקרית היא להגביר את יעילות בחינת הבקשות, עשיית שימוש טוב יותר בבוחנים העומדים לרשות רשות הפטנטים וכן צמצום העיכובים בזמן בחינת הבקשות.

רשות הפטנטים פירסמה לראשונה את טיוטת התקנות בינואר 2006 לתגובות הציבור. בענף הפטנטים קמה צעקה גדולה. ההד הציבורי, כמו גם כ-500 תגובות מנומקות שהתקבלו, הביאו במידה מסוימת לריכוך הגזירות. יום לאחר פרסום התקנות אף הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי במחוז המערבי של וירג'יניה, נגד ראש רשות הפטנטים, ג'ון דודאס, בטענה שהתקנות אינן חוקיות. לא מעט גורמים בתחום תומכים בטענות שבעתירה, אולם יחלוף לא מעט זמן עד שהיא תוכרע.

"בשורה התחתונה", אומר ד"ר אילן כהן, שותף וראש קבוצת מדעי החיים בקבוצת ריינהולד כהן ושות', "התקנות מערימות קשיים כבדים על מבקש הפטנט ותוצאתם תהיה גם עליה בהוצאות הכרוכות בקבלת פטנט. התקנות גם מסובכות והפרשנות שלהן אינה ברורה תמיד, מה שיוצר אי-ודאות מסוימת. כבר כעת ישנם פרשנים החלוקים ביניהם בקשר לפרשנות הנכונה של חלק מההוראות".

שני העניינים המרכזיים בהם עוסקות התקנות החדשות הם הגבלה בכמות התביעות (נדבכים - Claims) שבבסיס הבקשה והגבלה במספר בקשות ההמשך שניתן להגיש. "פטנט", אומר כהן, "מסתיים בתביעות המגדירות את היקף ההגנה שהפטנט מעניק. בקשות לפטנט, בהתאם לאופיין, יכולות להכיל ממספר קטן של תביעות ועד לעשרות רבות ולעיתים אף למאות". התקנות החדשות מגבילות את מספר התביעות ל-25 עבור בקשה אחת ול-75 עבור משפחת בקשות לפטנט המגנות על אמצאה אחת. קיימת גם הגבלה ל-5 תביעות המוגדרות כתביעות עצמאיות, כשהוקשחה הגדרת ‘תביעה עצמאית'.

"מגיש בקשה לפטנט", סבור כהן, "עלול למצוא עצמו בפני הצורך לצמצם את תביעות הבקשה לפטנט וזה עלול לעיתים רבות לפגוע בהיקף הפטנט שיוענק בסופו של יום. גם את האפשרות לעקוף זאת ע"י הגשת בקשות המשך הגבילו".

גזירה נוספת שתגרום לייקור עלות הבקשה נוגעת לאפשרות להגיש "מסמך תומך בחינה" (ESD), שהוא מסמך מורכב שצריך להכיל טיעונים והכנתו מחייבת חיפוש פטנטים וידע קודם אחר מקיף ביותר, משום שיש להסביר מדוע התביעות הינן מקוריות ובעלות חידוש וחדשנות בהשוואה לבקשות או פרסומים קודמים.

גידול בערעורים

"אם מוגש ESD", אומר כהן, "ניתן להשאיר גם כמות גדולה יותר מ-25 תביעות, ולמעשה כמות לא מוגבלת ובתנאי שה-ESD תומך בכולן". אלא, הוא מוסיף, ש"הכנת ה-ESD דורשת עבודה רבה מאוד ועלותה תהיה גבוהה ביותר. לכן, אפשר להניח שהשימוש באפשרות זו תהיה מועטה". כהן מציין, שהגשת טיעונים לא בעיתם בארה"ב עלולה, לפי חוק הפטנטים שם, להיות בעלת משמעות מרחיקת-לכת על פרשנות הפטנט בבית המשפט, בעיקר ככל שמדובר בפרשנות לעניין היקף התביעות בפטנט.

כאמור, החוק בארה"ב מתיר למבקש פטנט להגיש בקשות המשך לבקשתו. רשות הפטנטים בארה"ב מאפשרת שני סיבובי בחינה במהלך ההליכים לבקשה לפטנט. אולם במקרים רבים לא מצליח המבקש לשכנע את הבוחן ואז הוא מגיש בקשה להמשך בחינה (RCE). בקשה כזו מקבלת את אותו מספר סידורי של הבקשה ממנה היא נגזרה והגשתה משולה למעשה לתשלום דמי בחינה נוספים.

התקנות החדשות הגבילו את מספר בקשות ה-RCE לאחת בלבד. כהן אומר, כי מצב זה יחייב למעשה לקיים דיונים רבים ברשות הפטנטים, בין אם דיונים בעל-פה עם הבוחנים ובין אם הגשת ערעורים על החלטותיהם. לדבריו, "הצורך להתדיין בעל-פה עלול לייקר משמעותית את עלות הטיפול בבקשה". גם ערעור הוא יקר בזמן ובכסף. ברשות צופים לגידול של 50% בערעורים. כהן מהמר שיהיו אף יותר.

מקרים נוספים בהם מוגשת בקשת המשך הם בסיטואציה שכיחה שבה הבוחן מסכים לקבל חלק מהתביעות, ועליהן המבקש מעוניין בפטנט, אולם במקביל הוא רוצה להמשיך ולהתדיין על התביעות שהבוחן דחה, במסגרת בקשת המשך רגילה, המכונה "Continuation" והיא למעשה בקשה חדשה עם מספר סידורי חדש. התקנות החדשות מגבילות את מספר בקשות ההמשך מסוג זה לשתיים בלבד. לדברי כהן, "במקרים רבים מדובר בהגבלה משמעותית הפוגעת באפשרות לקבל הגנת פטנט מלאה על כל האספקטים של אמצאה".

אך גם בזאת לא תמו הגזירות. התקנות החדשות כוללות גם הגבלות על האפשרות להגיש בקשות חלוקה, דבר העלול להקשות בהגנה על האספקטים החשובים של הפטנט.

פגיעה בענף הביוטכנולוגיה

ד"ר דבורה גרייזר, בעלת משרד הפטנטים ד"ר גרייזר, העובד בשיתוף עם משרד עוה"ד זיסמן, אהרוני, גייר & עדי קפלן ושות', אינה מפחיתה אף היא בחשיבות הרפורמה, למרות שלמראית עין היא פרוצדורלית בלבד. גרייזר ממליצה לחברות ישראליות לסקור ולבחון מחדש את תיק בקשותיהן בארה"ב באופן מיידי, ולוודא כי אמצאותיהן מוגנות היטב וכי כל הבקשות בארה"ב עומדות בדרישות החדשות, כולל אלו שייושמו בדיעבד.

"חברות ישראליות שאינן נוקטות בכל הצעדים הנדרשים בכדי להגן על בקשותיהן בארה"ב לפני ה-1 בנובמבר ואחריו, עלולות לגלות כי ערך תיק הפטנטים שלהן יופחת באופן משמעותי", היא מזהירה. לדבריה, "לשינויים החדשים תהיה השפעה משמעותית בהרגלים ובאופן העבודה מול רשות הפטנטים בארה"ב, והם עלולים להזיק לחברות שאינן נערכות להם. פגיעה חריפה במיוחד צפויה לחברות בענף הביוטכנולוגיה והפרמצבטיקה, אך גם ענפים נוספים עלולים להינזק".

ד"ר גרייזר אומרת, שההשפעה על תחומים אלה נובעת מכך שחברות בתחום הביוטכנולוגיה נוהגות להגיש בקשה אחת עם רצפים רבים, משום שבשעת הבקשה לא ידוע אם כל רצף יבשיל לכדי תרופה. גם בתחום הפרמקולוגיה, היא מוסיפה, מבקשים פטנט על כל מולקולה שהיא תרופה פוטנציאלית, אך עובר זמן רב בין מועד ההגשה לבין המועד בו מגלים איזו מולקולה הכי חשובה ותבשיל לתרופה.

גרייזר ממליצה לבעלי החברות לתכנן עם עורכי הפטנטים את האסטרטגיה העסקית בתחום הקניין הרוחני. "יש בארץ חברות רבות שאינן רוצות לשלם הרבה כסף אז מגישות הכל בבקשה אחת. אבל לאור השינויים, צריך לשקול להגיש כמה בקשות, וזה תלוי באסטרטגיה של החברה ובשאלה מה היא רוצה למכור. צריך לחשוב גם מה יקרה בעוד חמש שנים ולא רק לרוץ ולהגיש מהר בגלל המשקיעים". לדבריה, חשוב גם לנצל את נקודות הזמן הבודדות שהתקנות החדשות יאפשרו כדי לדבר עם הבוחן בעל-פה או בטלפון ולא להסתפק בתכתובות.

"חשוב גם שבעל הפטנט ידבר עם עורך הפטנטים בעניין המו"מ עם הבוחן. עליו להיות בקשר עם עורך הפטנטים לכל אורך הזמן, כדאי לדבר עם הבוחן בטלפון או פנים מול פנים במקום לשלוח תשובה בכתב. זה שינוי גדול, כי יש רק שתי נקודות זמן בהן אפשר לדבר עם הבוחן, משום שצומצמו אפשרויות ה-RCE".

אילן כהן מעריך אף הוא שתחום הביוטכנולוגיה עלול להיפגע יותר, משום שפיתוחים ביוטכנולוגיים הם ארוכי טווח ולא תמיד ניתן לראות בשלב מוקדם את הכיוון המדויק של הפיתוח (ואת כיוון ההגנה הפטנטית הנדרשת), שכן הביולוגיה ניתנת לחיזוי רק במקרים מועטים. משכך, קשה למדי לתכנן בשלב מוקדם אסטרטגיה שתבטיח הגנה טובה על המוצר לכשזה יגיע לבשלות, שנים רבות מאוחר יותר".

התשובה שלו לגזירות החדשות היא יישום אסטרטגיות הגנה חדשות ומתוחכמות. לאור המגבלות, הוא אומר, צריך יהיה לתכנן היטב את כל מהלכי הבקשה לפטנט כבר בשלב מוקדם, תוך הבנה שמגבלות פרוצדורליות יכולות להוות מכשול. "למשל, כדי למקסם את אפשרויות ההגנה לאמצאות חשובות, היה מקובל להשאיר כל הזמן בקשת המשך תלויה ועומדת וכך לקבל עם הזמן מספר פטנטים באותה משפחה, כל אחד על אספקט מעט שונה ולעיתים עם חפיפה מסוימת בין הפטנטים.

"מהלך כזה איפשר לקבל תביעות שייתכן ובתחילה לא נראו חשובות ופתאום קיבלו חשיבות עיקרית, כמו אחרי לימוד והבנה של מה עושים המתחרים. אסטרטגיה כזו לא תתאפשר עוד. יהיה צורך בתכנון קפדני מראש של מהלכים שיביאו, לאור כל המגבלות, מיקסום של אפשרויות ההגנה".

השינויים המרכזיים:

1. ניתן להגיש עד 25 תביעות לבקשת פטנט אחת

2. ניתן להגיש תביעות נוספות רק אם ייתמכו בדו"ח חיפוש מקצועי

3. ניתן להגיש שתי בקשות המשך בלבד

4. ניתן להגיש בקשה אחת בלבד לבחינת המשך

5. בקשות חלוקה יוגבלו לתביעות שנכללו בבקשה המקורית

6. רוב השינויים יחולו גם על בקשות שהוגשו וטרם הוכרעו