תקנת השוק הקבועה בסעיף 34 לחוק המכר נועדה לטפל במצבים שבהם נכס יוצא משליטת בעליו המקורי בניגוד לרצונו (למשל, במקרה של גניבה או אבידה), מגיע לידי אדם שלא רכש בו בעלות כדין ונמכר לצד ג' (להלן: "הרוכש"). בעימות שנוצר בין הבעלים המקורי לבין הרוכש, ידו של הרוכש תהיה על העליונה והוא יהיה הבעלים של הנכס, אם יוכיח כי רכש את הנכס בתנאי תקנת השוק. כלומר, בתום לב ובתמורה ממוכר העוסק במכירת נכסים מסוג זה במהלך עסקיו הרגיל. תוצאה זו פוגעת פגיעה ממשית בזכות הקניין של הבעלים המקורי. ואולם, באיזון אינטרסים כולל, חיוב הרוכש לברר מראש מיהו הבעלים האמיתי של הממכר, יהיה בו לייקר עלויות, להכביד ולפגוע בוודאות חיי המסחר.
אחד המצבים המעורר את שאלת תחולתה של תקנת השוק הינו בקשר לנכסים שגלומה בהם הפרה של זכויות קניין רוחני. מה דינו של רוכש מוצר בתנאי תקנת שוק כאשר בדיעבד מסתבר כי גלומה במוצר הפרה של זכות קניין רוחני? האם גם במקרה זה תחול תקנת השוק באופן שהבעלות במוצר תוקנה לרוכש והוא יוכל לסחר את המוצר, או שמא, יחול על הרוכש דין מפר ובעל זכות הקניין הרוחני יהיה זכאי למנוע ממנו כל שימוש במוצר?
התשובה לכך שנויה במחלוקת כפי שעולה מפסיקה שדנה בסוגיה זו (ת.א. 11080/03 קליק בע"מ נגד רודן אופנה בע"מ). השופט צור קבע, כי תקנת השוק חלה בשינויים המחויבים גם על נכסי קניין רוחני. במקרה זה מדובר היה בעיצובים בלתי רשומים של מוצרי אופנה. התביעה נדחתה תוך שנקבע כי העובדה שהתובעת לא רשמה מדגמים בגין דגמי האופנה עליהם טענה לבעלות (שלא הוכחה), והעובדה שהנתבעים רכשו את מוצרי האופנה משני יצרנים שונים ובמחיר שלא חרג מהמקובל, מלמדות על תום ליבם של הנתבעים ועל התגבשותם של כל שאר התנאים הנדרשים לקיומה של תקנת השוק. העובדה שהנתבעים נמנו בעבר על לקוחות התובעת, לא היה בה לשנות ממסקנת בית המשפט בדבר תום ליבם.
עמדה שונה נקט שופט בית המשפט המחוזי, עמירם בנימיני, בסוגיה בקשר לזכויות יוצרים בתוכנה (ת.א 1476/96 Microsoft Corporation נגד אפלקר שיווק מחשבים (1987) בע"מ ואח'),. עמדתו העקרונית של בית המשפט היתה כי תקנת השוק כלל אינה חלה על זכויות קניין רוחני, בין היתר, בנימוק כי זכותו של בעל זכות קניין רוחני למנוע שימוש מפר ובלתי מורשה בזכותו הינה מוחלטת, ונגזרת מהבלעדיות שמעניק לו החוק. כמו כן נקבע, כי תקנת השוק חלה אך ורק על "נכס נד". מונח זה אינו כולל זכויות קניין רוחני הגלומות בנכס, אותן בכל מקרה לא ניתן להעביר לאחר כאשר הן מפירות זכויות קניין רוחני. בנוסף נקבע, כי בחוק זכויות יוצרים קבועות הוראות מיוחדות, הגוברות על הוראת תקנת השוק. בית המשפט פירש את יסוד תום הלב הקבוע בתקנת השוק, ככולל דרישה שהמחיר שישולם עבור הנכס יהיה ממשי. מששילמו הנתבעים תמורת המוצר המפר מחיר שהינו פחות משליש ממחיר המוצר המקורי, נשללו תום ליבם והתקיימותם של תנאי תקנת השוק גם לגופו של עניין.
גישה דומה נקט שופט בית המשפט המחוזי, מגן אלטוביה, בסוגיה בקשר לפטנטים (ת.א. 2168/00 אס.די.אר. שריון יבוא ושיווק בע"מ נגד אפ.בי. סוכנויות פרסום בע"מ). נקבע, כי חוק הפטנטים שולל את תחולתה של תקנת השוק, ומטיל אחריות מוחלטת על כל מי שעושה שימוש במוצרים שגלומה בהם הפרה של פטנט, גם כאשר המשתמש אינו מודע להפרה. עצם קיומו של מרשם פטנטים מקים חזקה השוללת את תום ליבו של אדם העושה שימוש במוצר מפר פטנט. יחד עם זאת נקבע, כי יש להבחין בין אדם הרוכש מוצר מפר לצורך שימושו האישי-פרטי, לבין אדם הרוכש מספר גדול של מוצרים מפרים למטרות רווח עסקי. אמנם בשני המקרים מדובר בשימוש מפר ותחול אחריות לעצם ההפרה, ואולם כשמדובר בשימוש אישי הנעשה בתנאי תקנת השוק, יהווה הדבר שיקול בעת קביעת גובה הפיצוי שייפסק.
בנוגע לסודות מסחריים, קובע סעיף 8(א) לחוק עוולות מסחריות כי אדם לא יהא אחראי בשל שימוש שעשה בסוד מסחרי שנגזל, אם הסוד המסחרי הגיע לידיו בתום לב ובתמורה, "אלא אם כן ראה בית המשפט כי לשם עשיית צדק בין הצדדים, יש להטיל עליו אחריות בשל גזל סוד מסחרי". עפ"י סעיף 8(ב) לחוק, במידה ונקבעת אחריות בשל גזל סוד מסחרי, רשאי בית המשפט "לפטור את האחראי לגזל הסוד המסחרי מן הסעדים שלהם זכאי בעל הסוד, כולם או חלקם". כלומר, מדובר בתקנת שוק המקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב ביותר.
שאלת תחולתה של תקנת השוק על זכויות קניין רוחני טומנת בחובה הכרעה בין שני אינטרסים ציבוריים מובהקים וחשובים, עליהם באים להגן חוקי הקניין הרוחני מזה והוראת תקנת השוק מזה. מן העבר האחד ניצב האינטרס הציבורי בעידוד היצירה והאמצאה על-ידי מתן בלעדיות ליוצר על פרי עמלו הרוחני. מן העבר השני ניצב האינטרס הציבורי בשמירה על ביטחון ושטף חיי המסחר, גם במחיר הפגיעה בבעליו המקורי של נכס ומתן עדיפות על פניו לרוכש הנכס בתנאי תקנת השוק. מן האמור לעיל עולה, כי לא ניתן בהכרח לגזור גזירה שווה בין כל ענפי הקניין הרוחני בשאלה זו.
בעניין קליק ובעניין אס.די.אר היווה רישומה של זכות הקניין הרוחני, שיקול לצורך קביעת תום לבו של הרוכש והתגבשותם של תנאי תקנת השוק. בעניין MICROSOFT פורשה דרישת תום הלב שבתקנת השוק ככוללת דרישה שהמחיר שישולם עבור הנכס יהיה ממשי.
דוגמאות אלה ממחישות כי באמצעות פרשנות ראויה של סעיף 34 לחוק המכר ובמיוחד דרישת תום הלב הקבועה בו, ניתן להגיע לתוצאה דומה מבלי לשלול מראש את עצם תחולתה של תקנת השוק על נכסי קניין רוחני באשר הם, על אף הקשיים המשפטיים הבלתי מבוטלים הכרוכים בכך, וזאת תוך השארת מרחב שיקול דעת שיפוטי במקרים המצדיקים מתן ביטוי הולם למכלול האינטרסים המתנגשים. "
הכותב עוסק בתחום הקניין הרוחני